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专利权宣告无效后返还费用纠纷的诉讼案例

发布时间:2022/4/25 16:45:26浏览次数:1777

  许可或受让的专利被宣告无效了,能主张对方返还费用吗?
 
  冯玉柱与崇德公司专利权转让合同纠纷案
  冯玉柱是“齿形轴封”实用新型专利(专利号ZL03201189.X)(以下简称专利一)和“旋转轴油封”实用新型专利(专利号ZL20052(10120540.2)(以下简称专利二)的原专利权人。冯玉柱作为让与方(甲方),崇德公司作为受让方(乙方)签订专利权转让合同,约定冯玉柱将专利一和专利二转让给乙方崇德公司;甲方提供全套专利技术资料,乙方一次性付给甲方10万元作为技术专利的转让费后,专利权即属乙方所有;甲方拥有通过乙方从专利技术获利的权利,直至专利失效为止;乙方享有独家实施的权利。2007年6月3日,冯玉柱作为让与方,崇德公司作为受让方又签订了专利权转让补充合同,约定:转让内容为专利一和专利二;为了确认乙方使用了该专利技术情况,合同有效期内,乙方负责提供给甲方使用该专利技术生产产品的生产报表,用于核准甲方收益;该专利技术经湘潭市专利局认可并取得正式批文后,乙方再一次性付给甲方8万元作为专利技术的初始转让夤等。
  专利权转让合同及补充合同签订后。冯玉柱依约分别将专利一和专利二的权利人变更为崇德公司。并向崇德公司交付了有关专利转让材料。崇德公司向冯玉柱支付了10万元的初始转让费.另外8万元初始转让费未予支付,同时一直未向冯玉柱说明专利实施情况。2010年3月11日,专利一被国家知识产权局专利复审委员会宣告全部无效。专利二也因崇德公司未缴纳年费而于2009年5月27日终止。专利权转让合同及补充合同不仅约定了18万元的初始转让费,还约定了崇德公司使用受让的专利技术后,冯玉柱获得收益的计酬方式。因此。不论是专利一被宣告无效,还是专利二终止,都使得冯玉柱获得后续收益的合同目的无法实现。本案专利权转让合同及补充合同涉及两个专利权的转让。其中专利一在合同履行过程中被宣告无效,宣告专利权无效的决定。对已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同不具有追溯力,因此,对于专利转让合同及补充合同中关于专利一的部分已经履行完毕的不再追溯。专利转让合同中的违约条款针对转让的两个专利约定了100万元的违约金,专翱一被宣告无效是由于其本身专利性存在问题,而不是崇德公司的违约行为所致,因此,法院从公平原则考虑,判决崇德公司对其来缴纳年费致使专利二终止的违约行为、未及时支付18万元初始转让费中的8万元的违约行为,以及未向冯玉柱说明专利实施情况的违约行为而承担50万元的违约金。
  南通律师法诉讼观点
   专利权无效宣告,是指自国家知识产权局公告授予专利权之日起,任何单位或个人认为该专利权的授予不符合专利法规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效的制度。我国专利权无效宣告制度的设置,是为了纠正国家知识产权局对不符合专利法规定条件的发明创造授予专利权的错误决定,维护专利权授予的公正性。
  专利权被宣告无效将产生以下法律后果:
  1.宣告无效的专利权视为自始即不存在。即法律上认定该专利权从授权开始就没有法律约束力。
  2.宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷魅理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。
  3.如果专利权人或专利权转让人不向被许可实施专利人或者专利权受让人返还专利使用费或者专利权转让费,明显违反公平原则,专利权人或者专利权转让人应当向被许可实施专利权人或者专利权受让人返还全部或部分专利使用费或者专利权转让费。
  诉讼调解所运用的技巧
  拿到专利证书之后,专利权利也并不是稳定的,专利法规定任何人只要有正当的理由及证据都可以向专利复审委员会申请宣告该专利权无效,这个程序就是专利无效宣告。据媒体报道,因为实用新型和外观设计专利不经过实质审查,我国实用新型专利和外观设计专利被无效的比例超过50%.所以签订实用新型和外观设计实施或转让合同一定要慎之又慎,有必要要求许可或出让方出具国家知识产权局的专利权评价报告,如果评价报告确认该专利有新颖性,再签订合同。
  专利无效宣告经常被用作于专利侵权诉讼的抗辩手段,特别是涉及实用新型和外观设计专利。法院可以要求原告提交检索报告或者专利权评价报告。原告无正当理由不提交的,人民法院可以裁定中止诉讼或者判令原告承担不利后果。侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件的被告请求中止诉讼的,应当在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效的请求。可见,提交无效宣告请求也是中止诉讼的条件之一。如果最终原告的专利权被宣告无效.其就丧失了权利基础,必然被法院驳回起诉。
  专利无效宣告也可以作为竞争对手的商业策略,可为某种热销的产品谋求市场空间。最典型的案例就是辉瑞公司伟哥药品专利无效案,无效宣告申请从专利复审委员会一直打到北京市高级人民法院,历时多年,虽然最终法院维持了伟哥药品专利的效力,但据该专利到期仅剩几年时闯了。
  专利复审委员会受理无效宣告请求后,经审查后会作出三种类型的决定:宣告专利权无效、宣告专利权部分无效和维持专利权有效。专利复审委员会以书面形式作出决定,在作出决定后通知无效宣告请求人和专利权人。专利复审委员会作出专利权无效或部分无效的决定后,当事人期满不起诉的,由国家知识产权局进行登记和公告;当事人在规定的期限3个月内向人民法院起诉的,待人民法院作出的判决生效后,再由国家知识产权局登记和公告。
  发生以下几种情形时,即使专利权被宣告无效,当事人也不得要求返还相关费用:1.对宣告专利权无效前人民法院已经作出并已执行的专利侵权的判决、裁定;2.对管理专利工作的部门对专利侵权纠纷作出的处理决定,当事人已经履行的,或者已经管理专利工作的部门申请法院强制执行的;3.对已经履行的专利实施许可合同或者专利权转让合同的。
  但为了保证公平及防止专利权人的恶意,专利法也进行了补充规定,即在专利权人存在恶意给他人造成损失的,应当给予赔偿;专利权人不向被许可实施专利人或者受让人返还专利使用费或转让费,明显违反公平原则的,专利权人应当返还全部或者部分专利使用费或者专利权转让费。
  相关法律法规
    《中华人民共和国专利法》
  第四十五条  自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。
  第四十六条  专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定.并通知请求人和专利权人。宣告专利权无效的决定,由国务院专利行政部门登记和公告。
  对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的,可以自收到通知之丑起三个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。
  第四十七条  宣告无效的专利权视为自始即不存在。
  宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定.以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。
  依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费,明显违反公平原则的。应当全部或者部分返还。
  最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定
  第八条  对申请日在2009年lo月1日前(不合该日)的实用新型专利提起侵犯专利权诉讼,原告可以出具由国务院专利行政部门作出的检索报告:对申请日在2009年10月1日以后的实用新型或者外观设计专利提起便犯专利权诉讼。原告可以出具由国务院专利行政部门作出的专利权评价报告。根据案件审理需要,人民法院可以要求原告提交检索报告或者专利权评价报告。原告无正当理由不提交的,人民法院可以裁定中止诉讼或者判令原告承担可能的不利后果。
  侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件的被告请求中止诉讼的。应当在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效的请求。
    《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)>
  第二条权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的,审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。
  有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的。权利人可以另行起诉。
  专利权人另行起诉的,诉讼时效期间从本条第二款所称行政判决书送达之日起计算。